【韬安荐案】商标侵权案件中驰名商标的认定原则

2023-02-16

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韬安荐案语

伴随市场经济发展，商标侵权行为屡见不鲜。《商标法》第五十七条、《商标法实施条例》第七十五条、第七十六条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条对侵犯注册商标专用权的一般情形进行了规定，但不同类别商品上使用相同或近似标识的情形无法跨类保护，驰名商标制度起到了一定的救济作用。纵观我国驰名商标认定制度的历史沿革，其经历了从“主动认定”到“被动保护”、从“批量认定”到“个案认定”的变迁，通过加强对驰名商标认定工作的管理，规制驰名商标认定异化的现象，回归驰名商标保护制度的初衷。驰名商标认定的“四项原则”也在此进程中逐渐形成并完善。

本期韬安荐案选择的“奥特曼”驰名商标侵权案，只是众多驰名商标认定及保护案件之一，之所以选取该案进行推荐，一是因为该案涉及动漫名称及形象的保护，对影视行业如何保护作品名称、角色形象等具有借鉴意义，二是因为法院在该案中就驰名商标的认定作出了较为详细和充分的说理，具有参考意义。认定驰名商标有哪些前置要件？驰名商标认定标准如何？如何证明商标的知名度？请看本期荐案。

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核心要旨

驰名商标的认定应当符合个案认定、被动认定（依申请）、按需认定、事实认定四大原则。当商标专用权人合法权益遭受损害，却无法适用商标侵权的一般判断规则时，请求认定驰名商标，寻求跨类保护，具备重大意义。

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案件梳理

原告（被上诉人）：上海新创华文化发展有限公司（下称“新创华公司”）

被告（上诉人）：深圳宏韵科技有限公司（下称“宏韵公司”）①

裁判结果

一审：

1.宏韵公司立即停止在其京东商城官方网站上使用新创华公司第14183617号、第21074260号“奥特曼”商标的行为，立即停止在京东商城及其产品外包装袋上使用奥特曼卡通形象的行为；

2.宏韵公司向新创华公司赔偿经济损失60万元和合理支出20万元，合计80万元。

二审：

驳回上诉，维持原判。

① 一审：北京知识产权法院(2021)京73民初437号民事判决书。二审：北京市高级人民法院(2022)京民终538号民事判决书。

案件事实：

圆谷公司分别于2014年3月17日、2016年8月23日申请注册“奥特曼”商标，核定使用商品包含第28类“玩具”、第9类“动画片”等。2020年6月1日，圆谷公司授权新创华公司独占使用“奥特曼”商标。

宏韵公司在京东商城线上销售“奥特曼”儿童电动牙刷，在京东商城“COMBO官方旗舰店”内，宣传介绍为“奥特曼联名款”，宣传页面多处出现奥特曼的漫画形象，并在产品宣传过程中使用奥特曼蓝、白、黄等字样，并且产品牙刷的刷头套盒呈现立体感的奥特曼形象。另，新创华公司通过既往裁判文书、公证书、媒体报道、销售排名等证据，证明“奥特曼”已具有较高市场知名度。

据此，新创华公司以侵害商标权及反不正当竞争为由，提起诉讼，并请求认定“奥特曼”商标为驰名商标。

（奥特曼形象图源：网络）

（涉案商标图源：国家商标局）

（被控侵权产品图源：网络）

法院观点

（一）一审判决：

一审法院认为，案涉“奥特曼”商标经新创华公司在中国大陆长期、持续使用，在动漫、玩具等领域具有较高的知名度。从新创华公司提交的证据可以反映出，涉案商标所指向的商品在市场上具有广泛的影响力，且持续时间较长，社会公众对涉案商标的知晓程度较高。因此，一审法院认为涉案“奥特曼”商标构成驰名商标，宏韵公司未经许可不得擅自使用涉案商标。

新创华公司在其京东商城官方店铺中多处使用“奥特曼”字样用于商品宣传，具有突出使用的情形，构成商标性使用。儿童电动牙刷与玩具、动漫等商品在商品生产、流通、消费人群上存在较大的相同消费群体，容易造成消费者混淆误认，故构成商标侵权。从商品评论区留言亦可看出，部分儿童产生购买意图与奥特曼形象宣传存在一定关联，将产品与奥特曼形象产生某种联系，进而导致儿童对该牙刷产品的喜爱。

本案中涉案产品系儿童电动牙刷类电器，与案涉“奥特曼”商标核定使用的商品存在一定差异，但该产品面向的使用对象为未成年人，考虑到动漫影片或者玩具类商品受众多为儿童，二者在产品受众群体上存在较大的重合，在销售对象、销售渠道等方面具有较高的重合度。且案涉“奥特曼”商标在已经被认定为驰名商标的情况下，应当认定宏韵公司销售的电动牙刷产品侵害了新创华公司的商标权。宏韵公司应当立即停止侵权行为，停止使用涉案商标用于商品宣传，并赔偿相应的经济损失及维权合理支出。

（二）二审判决：

涉案“奥特曼”商标分别核定使用在第28类玩具、第9类动画片等商品上，被诉侵权标识系使用在儿童电动牙刷商品上，在《类似商品和服务区分表》中属第21类商品。因此涉案商标所核定使用的商品与被诉侵权标识使用的商品不属于同一种或者类似商品。此为新创华公司主张涉案商标为驰名商标且应依法给予特别保护的前提。

新创华公司提供的诸多证据可以证明，经圆谷公司、新创华公司在中国大陆长期、持续使用，包含奥特曼影视剧及涉案商标在内的“奥特曼”整体品牌在我国早已建立起较高的市场知名度。宏韵公司虽然主张奥特曼系列影视作品因存在敏感问题从而对青少年造成负面影响，但其并未提供充分证据证明所谓敏感问题对相关公众造成了何种负面影响及程度。因此，一审法院认定涉案“奥特曼”商标构成驰名商标并无不当。

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韬安解析

本案中，新创华公司以在第28类玩具、第9类动画片商品上核准注册的“奥特曼”商标为权利基础，与涉案侵权商品“牙刷”在商品类别上既不相同也不类似，不属于《商标法》及其实施条例以及司法解释关于商标侵权的一般规定，只能寻求认定驰名商标进行跨类保护。

《商标法》第十三条规定，“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。”依据该条第二款、第三款，对于驰名商标的保护，既包括“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的”情形，也包括“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”情形。这意味着，对于已注册的驰名商标，可以对其进行跨类保护。此时，能否认定“奥特曼”为驰名商标，成为本案新创华公司能否受到商标法保护的关键。

《商标法》第十四条规定了驰名商标的认定途径，包括：（1）商标注册审查、管理商标工作的部门查处商标违法案件过程中，商标局进行认定；（2）商标争议处理过程中，商标评审委员会进行认定；（3）商标民事、行政案件审理过程中，最高人民法院指定的人民法院进行认定。

在司法实践中，符合《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条②规定情形的，人民法院可以对所涉商标是否驰名作出认定。具体而言，可以概括为“四项原则”：

② 第二条　在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：

（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；

（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；

（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

1.个案认定原则

个案认定原则包含两层含义，其一，每次对驰名商标的认定都是单独的事件，驰名商标的认定结果仅对本案有效。其二，请求驰名商标保护的当事人不能单独申请对驰名商标进行认定，而必须依托具体的商标案件。只要争议纠纷告一段落，驰名商标认定的价值也在此终结。因此，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”之所以作此规定，既是出于市场因素——品牌的知名度随着时间波动具有动态性，亦出于保护相对人合法权益的需要，避免因在先法律文书的一锤定音而丧失抗辩的资格。

需要注意的是，依据《商标法》第十四条第四款，“该商标作为驰名商标受保护的记录”是认定驰名商标的考虑因素之一。尽管驰名商标的认定结果不具有连续性，但在此后的驰名商标认定过程中，历次驰名商标的认定结果可以作为考量依据。

2.被动保护原则（依申请原则）

被动保护原则是指，只有在当事人以商标驰名作为事实依据的时候，人民法院才对所涉商标是否驰名作出认定，即依据当事人的申请进行驰名商标的认定。若当事人未主动主张寻求商标驰名认定以扩大保护范围，不应当进行主动认定。

这既是出于对法院中立裁判职权的尊重，亦符合“不告不理”，尊重当事人在私法上意思自治的原则。若放任法院主动认定驰名商标，“一是可能致使商标法确定的驰名商标基本保护界限被硬性无理地逾越，二是可能导致公权机关不适宜的介入到市场竞争领域，超过市场成为评判人。”③

③ 祝建军：《驰名商标认定与保护的规制》，北京法律出版社2011年版，第53页。

3.按需认定原则

按需认定是指，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，才对所涉商标是否驰名作出认定。法院在受理相关案件后，在当事人申请对涉案商标是否构成驰名商标进行认定时，首先应当依据案件情况判断是否具有认定驰名商标的必要性。若“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据”，可以依据《商标法》《商标法实施条例》及相关司法解释关于商标侵权的一般规则进行权利主张或抗辩，则审查涉案商标是否属于驰名商标不具备必要性。

如本案中，宏韵公司生产销售的被控侵权产品为“儿童电动牙刷”，而新创华公司主张权利的涉案商标核定使用的商品为“动画片”“玩具”，从类别上讲，二者的产品类别既不相同，也不类似。但由于涉案商标涉及了“奥特曼”的特殊性，二者销售对象、受众（使用者）和销售渠道都高度重合，在无法依据《商标法》《商标法实施条例》及相关司法解释关于商标侵权一般规则予以规制的情况下，若不适用驰名商标的保护规则，无法评价新创华公司遭受的损害，其合法权益将无法得到有利的保护。此时，认定驰名商标、进行跨类保护，便有了必要性。

4.事实认定原则

事实认定是指，法院在裁判过程中，依据当事人所提供的证据，立足于案件事实，确定涉案商标是否在中国为相关公众广为知晓且享有较高声誉，是否构成驰名商标的事实。这意味着是否构成驰名商标不会出现在裁判文书的最终判项中，而只是一种事实认定。

《商标法》第十四条对驰名商标的认定标准进行了概括性规定，包括应当考虑相关公众知晓程度、使用持续时间、所作宣传和作为驰名商标的受保护记录等因素。在此基础上，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条对司法裁判中的具体适用进行了进一步阐释，规定了何种证据可以用以证明“其商标已属驰名”，包括商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据。而针对跨类保护，该司法解释第十条亦作出规定，要求法院在实际审判时，应当根据案件具体情况，综合考虑该驰名商标的显著程度、该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度等进行裁判。

本案中，新创华公司提供决定书、民事判决书、百度百科部分检索页面、检索报告、公证书、发行许可证、公映许可证、进口音像制品批准单、著作权合同登记批复、舞台剧合作合同、发票及大麦网售票信息、发票、海报、主流媒体报道、著作权登记证书、图书出版信息、广告代言合同、发票、销售排名情况、官方宣传视频、吉尼斯世界纪录等大量证据用以证明“奥特曼”商标在中国大陆经过长期、持续、大量的使用，在动漫、玩具等领域已经具备较高的知名度及影响力。最终法院依据新创华公司提交的上述证据，认定“涉案商标所指向的商品在市场上具有广泛的影响力，且持续时间较长，社会公众对涉案商标的知晓程度较高”，从而认定了涉案商标构成驰名商标的事实。

那么，在需要认定驰名商标的场合，何种证据可以被视为有效证据？上文提及，《商标法》第十四条总体规定了认定驰名商标的考量因素。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条对证据实质内容进行了类型规定。依据该规定，在司法实践中，“商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等”都是判断商标驰名与否的重要依据。

结合本案，“奥特曼”之所以能够顺利认驰，离不开充分证据对于“知名度”的有利支撑。在类案中，本案的举证情况亦可做为参考。

首先，需要证明对于诉争商标具有可主张的权利，即是商标权人或者商标的被许可使用人。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”因此，需要提供的权属证据包括但不限于商标注册证、商标许可合同、授权书等。

其次，法律、司法解释并未限制个案中只能认定一个商标为驰名商标，权利人可以根据案件需要，在个案中申请认定1个或者1个以上的商标构成驰名商标。但是，对于申请认驰的商标，均需要提供证据予以证明，若为注册在不同商品类别上的多件商标，则需要对每个类别中的使用及知名度情况进行分别举证。本案中，新创华公司就是对“奥特曼”商标在第9类和第28类的使用情况分别进行举证证明。

再次，在证据的具体组织上，可以根据《商标法》及司法解释的规定，从作为驰名商标受到保护的记录、宣传情况、市场占有率情况、获奖情况、销售记录等各方面，尽可能全面地提供证据。如法院、国家知识产权局就涉案商标做出的判决书、裁决书等，可以佐证该商标曾作为驰名商标受到保护的情况；媒体对涉案商标所进行的报道、相关广告宣传的合同及其所对应的广告，包括但不限于媒体广告、实体广告、网络宣传等以及所获各种奖项等，可证明其所享有的市场声誉；涉案商品的实际使用情况、销售状况、纳税情况，可用于证明其市场份额、销售区域、利税等是否达到了驰名商标的认定程度。对于影视行业主体而言，如主张以某影片名称或者形象注册的商标具有知名度，可以提交该影片拍摄成本、主要演员知名度、该影片票房情况、同期票房占比、票房排名、影院排片、网络平台或电台电视台播放、点击观看数据情况、相关衍生产品（如图书、联名产品等）生产及销售情况、活动巡演情况及受众规模等证据予以证明。

尽管驰名商标制度一定程度上对商标保护提供了更有力的救济手段，但目前司法机关对于驰名商标的认定持较为谨慎的态度，认定难度较大。尤其是对于影视行业而言，在各地法院对作品名称、角色形象的使用能否构成商标性使用未能形成一致认识的情况下，相关企业更应该也可以做的仍然是提前对项目做好商标布局和规划，建立完备的商标防御系统，以更有效、直接地对自身企业品牌及商誉进行保护。

荐案人：邓尚锐

撰稿人：廖倩

TA LAW FIRM

荐案律师介绍：

邓尚锐律师

邓尚锐律师是具有优异专业水准及丰富实践经验的知识产权律师，尤其擅长处理著作权、商标、反不正当竞争等知识产权纠纷，对文娱领域内如合同、投资、人格权等各类争议解决亦拥有丰富的办案经验，曾成功代理《妖猫传》著作权纠纷、《西虹市首富》著作权纠纷、《虎妈猫爸》合同纠纷、涉《三生三世十里桃花》《还珠格格》等作品的系列商标行政纠纷以及快手诉斗鱼不正当竞争纠纷、腾讯诉字节商标侵权及不正当竞争纠纷等案件。邓尚锐律师同时长期为境内外多家优质文娱公司及多位知名演艺人士提供法律顾问服务，赢得了客户的充分信赖。

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本栏目文章为本所为本行业及社会公众提供的公益性普法服务，不属于针对具体事项的法律意见，也不代表本所针对具体个案的意见或观点。